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Licenciamiento Efectivo
28 de Octubre 2015 |
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| Licenciamiento Efectivo |
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Los titulares de patentes o registros de un signo distintivo (marca), deben ejercer sus derechos conforme a lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, as�? como con arreglo a los tratados internacionales que hacen referencia al uso y explotaci�?³n de patentes y marcas.
No es ajeno escuchar a diversos titulares de registros de signos distintivos (marcas) expresar que ya no deben preocuparse por su marca sino â�?�?hasta dentro de diez a�?±os, para la renovaci�?³nâ�?. Sin embargo se debe estar consiente que la responsabilidad por ser titular de una marca o patente inicia con el otorgamiento de su registro.
En este sentido, s�? por decisi�?³n personal o atendiendo a recomendaciones de asesores contables, financieros o legales (no especializados), la titularidad de una marca o la causahabiencia de una patente, se obtuvo a nombre de una persona f�?sica o jur�?dica, es importante analizar si �?©sta es quien efectivamente hace uso y lleva a cabo la explotaci�?³n comercial de los derechos obtenidos.
En caso de que estos derechos no hayan sido correctamente utilizados por su titular o se encuentren ociosos (sin explotaci�?³n comercial) podr�?an causar que terceros que acrediten tener inter�?©s jur�?dico generen la p�?©rdida del derecho por inadecuado uso o la obtenci�?³n de licencias obligatorias (en caso de patentes) a su titular mediante procedimientos previstos en la Ley de la Propiedad Industrial, p.e. la solicitud de declaraci�?³n administrativa de caducidad, para el caso de las marcas.
Por lo que para evitar poner en entredicho estos activos intangibles, que algunas veces llegan a ser los m�?¡s valiosos de la empresa, y donde, una vez notificado el titular de la actividad contenciosa, suele ser complicado obtener las pruebas fehacientes para acreditar el uso y explotaci�?³n comercial.
Ante tales riesgos, resulta indispensable contar con �?³ptimos esquemas de licenciamiento; mediante la celebraci�?³n e inscripci�?³n de contratos de licencia que se adapten a la medida de las actividades de la empresa; por medio de los cuales se acredite el uso y explotaci�?³n comercial efectivos de la patente o del signo distintivo.
Por lo anterior Ramos, Ripoll & Schuster�?® ha desarrollado un Programa de Licenciamiento Eficiente (â�?�?PLEâ�?). Nuestro PLE consiste en llevar a cabo los siguientes pasos:
Paso 1. REVISI�?�?N. Realizamos una revisi�?³n de todos los derechos de Propiedad Industrial utilizados por la empresa y elaboramos un dictamen con la situaci�?³n real de cada uno.
Paso 2. AN�?LISIS CONJUNTO. En colaboraci�?³n con los asesores financieros y/o contables de la empresa analizamos la conveniencia de establecer contraprestaciones, as�? como el monto y la temporalidad de las mismas.
Asimismo, analizamos la conveniencia de establecer exclusividad respecto del uso del derecho, as�? como la conveniencia de otorgar facultades al licenciatario de defensa en procedimientos contenciosos.
Paso 3. REDACCI�?�?N DE CONTRATO. Tomando en consideraci�?³n los pasos anteriores, la situaci�?³n real de cada intangible, as�? como las preocupaciones y necesidades de la empresa, nuestro equipo prepara el contrato de licencia y realiza su inscripci�?³n ante el IMPI, para que surta efectos contra terceros.
Paso 4. SEGUIMIENTO. Aunado a lo anterior nuestro equipo realiza seguimientos peri�?³dicos en torno al cumplimiento, renovaci�?³n, uso y actualizaci�?³n de datos respecto de los contratos de licencia celebrados. Asimismo, es importante, por lo menos cada tres a�?±os, presentar pruebas de uso ante el IMPI.
Con nuestro PLE, una vez establecidos los controles previstos en la Ley de la Propiedad Industrial, se logra acreditar el uso adecuado de los derechos de propiedad industrial de las empresas y a su vez se logra evitar situaciones en las que �?©stos se vean comprometidos.
Para informaci�?³n adicional, puede comunicarse con cualquiera de los miembros de nuestro Equipo de Pr�?¡ctica de Propiedad Intelectual.
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| J. Rafael Amador Espinosa |
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NOTA IMPORTANTE: La informaci�?³n aqu�? contenida es de naturaleza general y de car�?¡cter informativo. Por favor considere que lo aqu�? se�?±alado no aborda las circunstancias de ning�?ºn individuo o entidad. Recomendamos no tomar ninguna medida basado en esta informaci�?³n sin la debida asesor�?a profesional de nuestros abogados en base a su situaci�?³n particular. |
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Nuestro Equipo de Práctica Propiedad Intelectual con gusto lo puede apoyar en los siguientes temas:
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Protecci�?³n de Invenciones, Marcas y Avisos Comerciales
Contratos de Franquicia
Protecci�?³n de Secretos Industriales
Auditor�?as de Propiedad Industrial
Protecci�?³n de Derechos de Autor
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Protecci�?³n de Derechos de Autor
Asesor�?a en Denominaciones de Origen
Preparaci�?³n y negociaci�?³n de Contratos relacionados con Propiedad Industrial
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